מה עושים כשיש יותר ממבקש אחד לסימן מסחר? מדריך מעשי

כאשר שני עסקים (או יותר) מגישים בקשה לרישום סימן מסחר דומה או זהה, עלול להיווצר עימות משפטי שיכריע מי מהם ייהנה מההגנה המשפטית החשובה. זה אולי נשמע כמו מקרה נדיר, אך בפועל מדובר בתרחיש שכיח, בעל השלכות מהותיות על מיתוג, שיווק ואף קיום עסקי.

לאחר שהשקעתם זמן, כסף ומחשבה בפיתוח סימן המסחר המושלם לעסק שלכם והגשתם בקשה לרישומו, אתם מקבלים הודעה מרשם סימני המסחר כי הוגשה בקשה מתחרה לרישום סימן זהה או דומה. כך, לפתע, אתם מוצאים את עצמכם בלב מאבק משפטי על זהות המותג שלכם, לעיתים מול מתחרה ישיר, ולעיתים מול גורם אחר שבמקרה או בכוונה בחר בשם דומה.

במדריך זה נסקור את הכללים להכרעה בין בקשות מתחרות, נבהיר מתי ניתן לאשר שימוש מקביל, ונציע דרכי פעולה שיסייעו לכם להגן על הסימן ולהימנע ממאבק מיותר.

מהי תחרות בסימני מסחר?

כאשר מוגשות שתי בקשות (או יותר) לרישום סימן מסחר זהה או דומה, מתעוררת תחרות משפטית איזו מבין הבקשות תמשיך לשלב הבא.

בתחילה, רשם סימני המסחר שולח הודעה לכל המבקשים כי נפתח הליך תחרות. במסגרת ההודעה על פתיחת הליך תחרות, קוצב רשם סימני המסחר מועדים להגשת טיעונים לכל אחד מהצדדים. מאחר שמדובר בהליך תחרותי, על כל הצדדים להגיש את טענותיהם בו-זמנית.

במקביל, ועד למועד הגשת כתבי הטענות, ניתנת לצדדים האפשרות להגיע להסכמה ביניהם. אם הצדדים מצליחים להגיע להסכמה, ההסכם יוגש לאישור רשם סימני המסחר והבקשות ימשיכו להיבחן לגופן.

במידה והצדדים לא מגיעים להסכמות, עליהם להגיש את כתבי הטענות במועד שנקבע. רק לאחר שכל כתבי הטענות מתקבלים, מעביר הרשם לסימני מסחר את כתב הטענות של כל מבקש לצד שכנגד.

לאחר שכל אחד מהצדדים קיבל עותק מטענות הצד שכנגד, הרשם בוחן את כלל המידע שבתיק. במקרים מסוימים, הרשם יבקש הבהרות, ראיות משלימות, או אף לזמן את הצדדים לדיון בעל פה.

בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף למבחנים שנקבעו בחוק ובפסיקה, הרשם לסימני מסחר בוחן את שתי הבקשות ומכריע איזו מהן תידחה, ואיזו תמשיך לשלב הבחינה המהותית.

הבקשה שתיבחר תמשיך למסלול הרגיל, ובכפוף לכך שתעמוד בכל יתר הדרישות, תפורסם להתנגדויות ובהמשך תירשם. הבקשה השנייה, לעומת זאת, תיחשב כנדחית, אלא אם יתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות שימוש מקביל או הגשת ערעור לבית המשפט.

לקריאה נוספת: בקשות מתחרות בסימני מסחר

מבחני העזר לקביעת עדיפות בהליכי תחרות בין סימנים

התחרות המשפטית בין המבקשים מוכרעת על ידי רשם סימני המסחר בהתאם לסעיף 29 לפקודת סימני המסחר. סעיף זה מסמיך את הרשם להכריע בין הבקשות תוך בחינת פרמטרים כמו מועד היקף השימוש בפועל בסימן המסחר, תום הלב ומועד ההגשה.

מבחן היקף השימוש בסימן המסחר בישראל

מבחן זה בודק האם אחד מהצדדים עשה בפועל שימוש מסחרי מהותי בסימן בתחומי מדינת ישראל, ובאיזה היקף.

המטרה מאחורי מבחן זה היא בדיקת מידת ההיכרות הציבורית עם הסימן ועד כמה הוא מזוהה בפועל עם אחד המבקשים. ככל שהסימן מבוסס יותר בתודעת הצרכנים כקשור לעסק מסוים, כך יגבר המשקל שיינתן לשימוש בפועל בעת הכרעת רשם סימני המסחר.

מבחן תום הלב

מבחן זה בודק את נסיבות הגשת הבקשה, במטרה לזהות האם מי מהצדדים פעל שלא בתום לב, למשל, מתוך ניסיון לחסום מתחרה, לנצל מוניטין קיים של גורם אחר, או להקדים ולהשתלט על סימן שנעשה בו שימוש קודם בפועל.

רשם סימני המסחר רשאי לשלול עדיפות ממבקש שהגיש בקשה “טכנית” או מניפולטיבית, שמטרתה להכשיל את פעילותו של מתחרה ולא לקדם שימוש אותנטי בסימן. לדוגמה, בקשה לרישום סימן שנעשה בו שימוש בולט על ידי גורם אחר, ללא כל כוונה אמיתית להשתמש בו, תיחשב כבקשה שהוגשה בחוסר תום לב.ראש הטופס

יצוין כי קיימת חשיבות רבה להתנהלות מבקש ממועד הגשת בקשת הרישום ועד לדיון. כך, שימוש מסיבי בסימן לאחר הגשת הבקשה המתחרה באופן בלתי פרופורציונאלי, עשוי להיחשב כשימוש חסר תום לב.

תחתית הטופס

מבחן מועד הגשת הבקשות המתחרות

אחד השיקולים בהכרעת רשם סימני המסחר הוא מועד הגשת הבקשה. ככלל, מדובר במבחן בעל משקל מועט יחסית, שכן ככלל ניתנת עדיפות למהות, כגון היקף השימוש ותום לב, על פני פרוצדורה. עם זאת, בנסיבות מסוימות מבחן זה עשוי לקבל משקל נוסף.

נביא מספר דוגמאות ליישום בפועל של מבחני העזר:

דוגמא ראשונה- למי שייך סימן המסחר “אשל”?

הן חברת תנובה והן מחלבת יטבתה הגישו בקשות לרישום סימן המסחר “אשל”. לאחר בחינת הראיות, הרשם לסימני מסחר פסק לטובת תנובה.

נקבע כי ראשית, תנובה הגישה את בקשתה ראשונה (אולם אין מדובר בשיקול מכריע). שנית, תנובה עשתה שימוש במותג “אשל” במשך שנים רבות, בהיקפים נרחבים ועם הכרה ציבורית מובהקת. שלישית, בין הצדדים התקיימה בעבר מערכת יחסים עסקית, במסגרתה יטבתה עשתה שימוש בסימן “אשל” בהסכמתה של תנובה. בהמשך לכך, יש בניסיון יטבתה להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בהסתמך על שימוש זה משום חוסר תום לב.

ערעור שהוגש על ידי יטבתה על החלטת הרשם לסימני מסחר נדחה על-ידי בית המשפט (ע”א 8778/04)

דוגמא שניה- חברה טורקית או חברה ישראלית?

במקרה זה התמודדו שתי חברות: האחת ישראלית, בוספור קארגו סירוויז בע”מ, והשניה טורקית, בוספור גלובל לסחר בינלאומי,  על הזכות לרשום את הסימן המסחר “בוספור” עבור שירותי הובלה ויבוא.

רשם סימני המסחר הכריע לפי שלושת המבחנים הבסיסיים:

• מבחן המועד– מכיוון ששתי הבקשות הוגשו באותו יום (למרות שבקשתה של החברה הטורקית נקלטה ראשונה), נקבע כי אין לייחס משקל רב למבחן זה.
• מבחן היקף השימוש– החברה הטורקית הוכיחה שימוש בסימן כבר משנת 2019, באמצעות חשבוניות, תמונות של משאיות ואריזות, ועדויות לשימוש עקבי בישראל. לעומת זאת, החברה הישראלית הציגה ראיות לשימוש בעיקר לאחר מועד הגשת הבקשה, ולכן משקלן היה נמוך.
• מבחן תום הלב– נקבע כי החברה הישראלית פעלה בחוסר תום לב כאשר ניסתה לרשום על שמה את סימן המסחר לאחר שהחל סכסוך בינה ובין החברה הטורקית. הרשם לסימני מסחר הוסיף כי אומנם בתחילה החברה הטורקית לא הביעה התנגדות לשימוש שעשתה החברה הישראלית בסימן, אך שתיקה אינה מקנה לחברה הישראלית זכויות בסימן.

לאור כל האמור, הרשם לסימני מסחר קבע כי זכותה של החברה הטורקית עדיפה ומשכך הורה על המשך בחינת בקשתה ודחיית בקשת החברה הישראלית. עם זאת, הובהר כי החברה הישראלית רשאית להמשיך ולהשתמש בשמה לצרכים עסקיים, כל עוד מדובר ב”שימוש אמת”.

מה חשוב לזכור-

תהליך ההכרעה בין בקשות מתחרות מבוסס על איזון של שלושה מבחנים – שימוש בפועל, תום לב ומועד ההגשה – ולא על עיקרון “כל הקודם זוכה”. מטרת ההכרעה אינה רק משפטית, אלא גם לשקף את המצב העסקי בשטח ואת תודעת הציבור

מתי ניתן לאשר שימוש מקביל?

כלל בסיסי בסימני מסחר הוא כי אין לרשום סימני מסחר זהים או דומים על ידי גורמים שונים. עם זאת, סעיף 30 לפקודת סימני המסחר מאפשר לרשם להורות על רישום מקביל של סימנים זהים או דומים כאשר שני הצדדים עשו שימוש בסימניהם בתום לב. תנאי נוסף הינו כי הלכה למעשה אין חשש להטעיית הציבור.

כך למשל, רשם סימני המסחר עשוי להתיר שימוש מקביל כאשר הסימנים מופנים לקהלי יעד שונים, מתייחסים לטובין או שירותים שונים באופן מהותי או קיימת הפרדה גאוגרפית בין פעילות הצדדים.

אחת הדרכים המקובלות להסדרת רישום מקביל היא הסכם דו-קיום בין הצדדים. הסכם זה קובע את התנאים שלפיהם כל צד יעשה שימוש בסימן, למשל, באילו תחומים, באילו אזורים, ובאיזה אופן עיצובי. ההסכם מוגש לאישור רשם סימני המסחר, אשר בוחן האם הצדדים עושים שימוש בסימניהם בתום לב ואין חשש להטעיית הציבור.

נביא דוגמא להסכם דו-קיום:

חברת apple   ביקשה לרשום סימן מעוצב הכולל שפופרת טלפון לבנה על רקע ירוק (סימן המייצג את יישומון השיחות בשעון החכם שלה).

חברת WhatsApp ביקשה במקביל לרשום סימן מעוצב הכולל בועת דיבור בצבע ירוק עם שפופרת לבנה, המייצג את האפליקציה המוכרת.

שני הצדדים חתמו על הסכם דו-קיום ופנו לרשם סימני המסחר בבקשה לאישורו. לאחר בחינה יסודית, רשם סימני המסחר קיבל את הבקשה ואישר את ההסכם.

נקבע כי על אף הדמיון בין סוגי הסחורות, לציבור קיימת היכרות נרחבת עם הסימן של WhatsApp, דבר המפחית את הסיכון להטעיה. כמו כן, שני הצדדים פעלו בתום לב כאשר לא ניתן לומר כי בחירת הסימן והשימוש בו הונעה מתוך מניע פסול או מתוך רצון להנות מהמוניטין שצבר הצד האחר.

סירוב הבקשה והאפשרות לערער

כאמור, בקשה לרישום סימן מסחר נתונה לשיקול דעתו של הרשם לסימני מסחר. עם זאת, בין אם בהליך רגיל ובין אם בהליך תחרות, דחיית הבקשה אינה מהווה סוף פסוק.

הדין בישראל מקנה למבקש זכות להגיש ערעור על החלטת רשם סימני המסחר לבית המשפט המחוזי תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה .

במסגרת הליך הערעור, בית המשפט ידון מחדש הן בשאלות משפטיות והן בשאלות עובדתיות. עם זאת, בתי המשפט נוטים להעניק משקל רב להחלטות הרשם, הנחשבות למקצועיות, ולכן התערבות בהחלטתו תיעשה רק כאשר עולה טעות מהותית או סטייה מהותית מהשיקולים הרלוונטיים.

טיפים למניעת הליך תחרות

הליך תחרות עלול לעכב את רישום הסימן, לדרוש השקעה של משאבים ולעיתים אף לפגוע בפעילות העסקית. כדי למנוע סכסוכים מיותרים ולחסוך זמן ועלויות, מומלץ לנקוט בכמה צעדים מוקדמים:

• הימנעו מרישום סימנים בעלי פוטנציאל לקונפליקט;
• בצעו בדיקת זמינות מוקדמת;
• התייעצו עם עו”ד לפני הגשת הבקשה, ולא רק לאחר שנפתח הליך תחרות;
• הימנעו מהגשת בקשה שנועדה להקדים או “לחסום” מתחרה עסקי;
• שקלו מבעוד מועד אפשרות להגיע להסדרה ידידותית עם צדדים פוטנציאלים או להסכם דו-קיום;
• התחילו להשתמש בסימן בהקדם ותעדו את השימוש.

נקיטת צעדים אלו כבר בשלבים המוקדמים תסייע לצמצם את הסיכון למחלוקות עתידיות, לחזק את זכויותיכם על הסימן ולהבטיח תהליך רישום יעיל וחלק.

חשיבות הייעוץ משפטי

הליך רישום סימן מסחר, ובעיקר התמודדות עם תחרות בין מבקשים, דורש היכרות מעמיקה עם הדין, הפסיקה, ונהלי רשם סימני המסחר. לא פעם, טעויות פשוטות בשלב מוקדם, כמו בחירה לא מושכלת של סימן, חוסר תיעוד או ניסוח לקוי של הבקשה, עלולות להוביל להפסד בהליך התחרות.

עורך דין בעל ניסיון בסימני מסחר יוכל, עוד בשלבים מוקדמים, להעריך את הסיכון לתחרות מול גורמים אחרים, לייעץ בבחירת סימן ייחודי ובעל כשירות לרישום, ולבצע בדיקות זמינות מקיפות במאגרי סימני המסחר ובשטח המסחרי.

במקרים שבהם עולה חשש לקונפליקט, יוכל עורך הדין לגבש אסטרטגיה מונעת, כגון שינוי קל בסימן, או ייזום מו”מ להסכם דו־קיום עם צד פוטנציאלי. בנוסף, ליווי משפטי מקצועי יסייע בניסוח נכון של הבקשה, בתיעוד ראיות לשימוש מוקדם, ובהגנה על הסימן במקרה של תחרות, השגה או ערעור.

זכרו: ליווי משפטי מקצועי אינו רק מענה למצב בעייתי, אלא אסטרטגיה מקדימה שמצמצמת את הסיכון עוד לפני תחילת ההליך. בעידן שבו מותגים הם נכס מרכזי,  אל תתנו לבחירה שגויה לקבוע את עתיד העסק!